Marke 'Black Friday' wird nach langem Rechtsstreit endgültig gelöscht

Der Begriff 'Black Friday' ist in Deutschland nicht mehr als Marke geschützt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision gegen ein Urteil des Kammergerichts Berlin zurückgewiesen, das die Löschung der Marke 'Black Friday' wegen Verfalls anordnet. Sylle Schreyer-Bestmann, LL.M., Rechtsanwältin und Counsel bei der Wirtschaftskanzlei CMS Deutschland, erläutert in ihrem Gastbeitrag für markenartikel-magazin.de die Hintergründe und was das Urteil für künftige Werbeaktionen bedeutet:

"Vielfach verwenden Händler den Begriff 'Black Friday' nach ursprünglich US-amerikanischer Tradition für ihre Rabattaktionen und Sonderverkäufe am letzten Novemberwochenende und zum Auftakt des Vorweihnachtsgeschäfts. In Vergangenheit mussten sie aber mit Abmahnungen rechnen: Die Firma Black Friday GmbH beanspruchte ihre exklusiven Rechte an der Marke 'Black Friday'. Daher verlangte sie von Händlern, die ihre Verkaufsaktionen mit 'Black Friday' bewarben, in Bezug auf die Nutzung der Marke eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben. Außerdem verlangte die Black Friday GmbH, Anwaltskosten in erheblicher Höhe zu erstatten, es sei denn, die Händler erklärten sich mit dem Abschluss eines Lizenzvertrags und der Zahlung von Lizenzgebühren einverstanden. Diese Abmahnschreiben sorgten über Jahre für Aufruhr in der Branche.

Tatsächlich wurde die Marke 'Black Friday' im Jahr 2013 in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragen. 2016 übernahm das chinesische Unternehmen Super Union Holdings Ltd. die Marke. Schließlich erhielt die österreichische Black Friday GmbH – Betreiberin der Seiten blackfridaysale.de – eine Lizenz an der Marke. Um Rechtsverletzungen und Rechtsstreitigkeiten mit der Black Friday GmbH zu vermeiden, wichen etliche Händler auf andere Bezeichnungen aus. Versuche von Händlern, sich diese Bezeichnungen als Marken schützen zu lassen, scheiterten regelmäßig: So wies das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldung der Wortmarken 'Black Week', 'Black Sales' und 'Black Deals' zurück. Die Begründung: fehlende Unterscheidungskraft.

Zunächst teilweise Löschung der Marke

Dreizehn Händler wollten die Abmahnschreiben der Black Friday GmbH nicht mehr hinnehmen. Sie beantragten beim DPMA die Löschung der Marke 'Black Frida': Nach ihrer Auffassung sei 'Black Friday' lediglich eine Beschreibung einer Ende November stattfindenden Rabatt- oder Angebotsaktion und als Marke nicht schutzfähig. Das DPMA gab ihnen Recht und entschied 2018, dass die Marke vollständig zu löschen sei.

Das Bundespatentgericht hob diese Entscheidung im Jahr 2019 aber teilweise wieder auf (Beschluss vom 26.09.2019, 30 W (pat) 26/18). Es war der Auffassung, die Marke 'Black Friday' sei nach dem Markengesetz grundsätzlich "von Hause aus", das heißt originär, kennzeichnungskräftig. Es könne nicht festgestellt werden, dass sich die Marke zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung, also im Herbst 2013, nach Auffassung der deutschen Verkehrskreise bereits zu einer gebräuchlichen Bezeichnung bzw. zu einem Schlagwort für einen Rabattaktionstag entwickelt hat. Allerdings würde an der Marke für 'Handels- und Werbedienstleistungen für Elektro- und Elektronikartikel' ein sogenanntes zukünftiges Freihaltebedürfnis bestehen. Das heißt, es sei absehbar, dass sich 'Black Friday' im Handel mit Elektro- und Elektronikwaren als Schlagwort für einen Rabattaktionstag etabliert.

Das Bundespatentgericht entschied deshalb, dass die Marke teilweise, also für 'Handels- und Werbedienstleistungen für Elektro- und Elektronikartikel', zu löschen sei. In Bezug auf insgesamt 900 Waren und andere Dienstleistungen, insbesondere für Handelsdienstleistungen mit anderen Waren, sah das Gericht die Löschung der Marke als unrechtmäßig an. Die Entscheidung wurde vom Bundesgerichtshof im Jahr 2021 bestätigt (BGH, Beschluss vom 27. Mai 2021 – I ZB 21/20). Die Marke blieb also für all diese Waren und Dienstleistungen eingetragen und hatte weiterhin Bestand. Die Gefahr von Abmahnungen blieb.

Berliner Gerichte erklären Marke wegen Nichtbenutzung für verfallen

Der Unternehmer Simon Gall, Inhaber der Internetseite www.blackfriday.de, dessen Portal nach eigenen Angaben die besten Schnäppchen und Deals aus Deutschland zusammenstellt, startete einen weiteren Angriff gegen die Marke. Diesmal mit einer anderen Stoßrichtung: Er machte geltend, dass die Marke 'Black Friday' nicht rechtserhaltend benutzt worden sei.

Das Landgericht Berlin gab ihm Recht. Das Kammergericht entschied – nachdem die Markeninhaberin gegen die Entscheidung des Landgerichts Berlin in Berufung gegangen war – ebenfalls zugunsten des Unternehmers (Kammergericht, Urteil vom 14. Oktober 2022 – 5 U 46/21). Es erklärte die Marke mit Wirkung zum 25. April 2019 als verfallen, da die Marke für die noch eingetragenen Waren und Dienstleistungen nicht rechtserhaltend benutzt worden sei. Insbesondere hätte die Markeninhaberin – so das Kammergericht – für jede einzelne der rund 900 noch eingetragenen Waren und Dienstleistungen eine ernsthafte Benutzung als Marke darlegen und beweisen müssen. Dies war ihr nicht gelungen. Vielmehr sei 'Black Friday' von ihr nur als Schlagwort für eine Rabattaktion, nicht aber als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beworbenen Waren und Dienstleistungen benutzt worden. Dies reiche für eine ernsthafte Benutzung der Marke nicht aus.

Rechtsstreit final entschieden: BGH weist Nichtzulassungsbeschwerde zurück

Das Kammergericht hat die Revision zum BGH nicht zugelassen. Hiergegen legte die Markeninhaberin Nichtzulassungsbeschwerde ein. Der BGH hat die Nichtzulassungsbeschwerde nun zurückgewiesen und damit den Rechtsstreit final entschieden (BGH, AZ I ZR 184/22, Meldung vom 17.07.2023, Redaktion beck-aktuell).

'Black Friday' frei für Werbeaktionen ohne Abmahnungen

Die Löschung der Marke 'Black Friday' ist damit endgültig gerichtlich bestätigt. Erstmals steht es Händlern im Herbst dieses Jahres frei, in allen Warensegmenten ihre Sonderaktionen mit 'Black Friday' zu bewerben. Eine Abmahnung aus der Marke müssen sie künftig deswegen nicht mehr befürchten."